UPC专利诉讼中的辅助请求：解析规则与实际操作

在统一专利法院（UPC）的专利诉讼中，辅助请求（Auxiliary Requests）是专利权人在应对专利无效反诉时的重要手段。Reyda IP的欧洲专利律师戴思敏将基于相关规则和判例，对辅助请求的适用性、时机要求、可受理性标准以及在实际诉讼中的应用进行全面分析。特别是在UPC程序规则和《统一专利法院协议》（UPCA）的框架下，我们将探讨如何在诉讼中有效利用辅助请求，以最大限度地保护专利权。

1. 辅助请求的适用规则

辅助请求在UPC诉讼中的提出，尤其是在无效反诉中的作用，依据的是UPC程序规则第30条。该规则详细规定了专利权人在提出辅助请求时的要求与程序。

• UPC程序规则第30条第1款：

针对无效反诉的抗辩可以包括专利权人对专利的修改申请，申请应包含：(a) 涉及专利权利要求和/或说明书的拟议修改，包括在适用和适当的情况下，提出一项或多项备选权利要求集（辅助请求），以专利授予的语言提交；如果程序语言[规则14.3]不是专利授予的语言，专利权人应以程序语言提交拟议修改的译文；如果专利是具有统一效力的欧洲专利，且被告提出要求，则专利权人还应以被告在欧盟成员国的住所地语言或在缔约成员国发生或可能发生侵权行为地点的语言提交翻译；

(b) 解释修改如何符合《欧洲专利公约》第84条和123(2)、(3)条的要求，并说明拟议修改的权利要求为何有效，以及如果适用，说明其为何受到侵权；

(c) 说明这些提议是有条件的还是无条件的；如果是有条件的，这些拟议修改在案件的情况下数量上必须合理。

• UPC程序规则第30条第2款：

任何后续的修改专利请求只有在获得法院许可的情况下才能被接纳。

• UPC程序规则第30条第3款：

如果涉及修改专利申请的其他程序正在进行，原告应通知法院或相关机关，并提供第1款(a)条所要求的信息。

此外，UPC程序规则第50条第2款对专利修改申请作出了进一步规定：

任何修改专利的申请必须包含第30.1(a)、(c)条中提及的事项，并解释为何修改符合《欧洲专利公约》第84条和123(2)、(3)条的要求，以及拟议修改的权利要求为何有效。第30.2条适用。

这些条款为辅助请求的适用规则奠定了基础。专利权人需要在辅助请求中明确修改内容，并提供详细的解释，以证明修改内容符合《欧洲专利公约》的要求，尤其是在权利要求的清晰性、简洁性和保护范围方面的限制。

2. 辅助请求的可受理性要求

在UPC的诉讼中，辅助请求的可受理性要求不仅取决于请求数量和合理性，还必须与受到质疑的权利要求直接相关。根据Bitzer诉Carrier案（2024年7月29日，第18-22段）的判决，法院进一步明确了辅助请求的可受理性范围。这一判决强调，修改只能涉及受到质疑的权利要求，专利权人不得在辅助请求中随意修改未受到挑战的权利要求。

可受理性标准：针对质疑权利要求的修改

在Bitzer诉Carrier案中，法院裁定：

修改只能涉及受到质疑的权利要求。

这意味着辅助请求中的修改应仅限于专利权人对已被无效反诉质疑的权利要求，而不能扩展到未受质疑的权利要求。然而，法院在同一案件中也指出，辅助请求可以将未受到质疑的权利要求中的特征插入到受到质疑的原始权利要求中，这种修改仍然是可接受的。因此，辅助请求可以基于未受到攻击的权利要求的内容来增强受到质疑的权利要求的有效性。

这一判决中的重要结论是：辅助请求本身被视为可受理，但法院仅会针对受到质疑的权利要求作出处理。

UPC程序规则的规定与解释

在此背景下，UPC程序规则第50条和第30条继续适用，明确了修改申请的要求。这些规则强调，辅助请求不仅要与受到质疑的权利要求相关，而且应符合《欧洲专利公约》（EPC）的要求，特别是第84条（权利要求的清晰性）和第123(2)、(3)条（禁止扩大保护范围及超出原始披露内容的修改）。

除此之外，UPCA第76(2)条进一步限制了法院作出实体判决的依据：

实体判决只能基于由当事方提交或由法院命令程序中引入的理由、事实和证据，并且这些依据必须是当事方有机会提出意见的。

这意味着，辅助请求的审查只能基于已经提交或在程序中引入的证据和理由，任何超出这些范围的新材料或新论点将不会被考虑。

合理数量与修改范围的平衡

虽然UPC允许专利权人在面对无效反诉时提出多个辅助请求，但法院在Meril诉Edwards Life Sciences案中明确表示，辅助请求的数量必须合理，不能为了延迟程序或增加对方负担而提出过多的请求。根据UPC程序规则第30条第1(c)款，条件性的辅助请求数量必须与案件的具体情况相符，不能超过合理的限度。

另外需要考虑的是，即使辅助请求成功维护了专利，专利权人也可能需要承担部分诉讼费用。根据Meril诉Edwards Life Sciences案和Bitzer诉Carrier案的裁决，专利权人需要支付诉讼总费用的40%。因此，专利权人需要在辅助请求的数量与可能承担的费用进行权衡。

3. 辅助请求的提交时机

辅助请求的提交时机在UPC诉讼中至关重要。根据UPC程序规则和相关判例，专利权人在不同诉讼阶段提出辅助请求的时机会直接影响请求是否会被接纳，以及其对诉讼结果的潜在影响。UPC程序规则明确了初审阶段、上诉阶段以及口头听证会中的辅助请求提交要求，并根据具体案情判断请求是否被接纳。时机问题不仅仅是程序性的考量，还直接关乎诉讼的效率、公正性以及程序的公平性。

书面程序结束后的辅助请求

根据UPC的规定，在书面程序结束后，法院对提交的后续辅助请求持谨慎态度。一般情况下，专利权人在书面程序中应当提交其所有辅助请求。任何在此之后提出的请求，法院都有自由裁量权决定是否接纳。例如，Meril诉Edwards Lifesciences案（2024年4月30日巴黎中央分庭）中，法院在书面程序结束后仍接受了专利权人的辅助请求。这是因为专利权人通过减少修改的数量，并提出了无条件的修改提议，给出了合理的解释。法院认为，这一后续请求在程序效率与公正性之间找到了平衡。

口头听证会期间的辅助请求

在口头听证会期间提出辅助请求是一个更加复杂的问题。根据UPC的程序规则，虽然在某些特殊情况下允许专利权人在口头听证会上提出新的请求，但必须满足严格的条件。这类请求需要基于新的事实或未能在书面程序中预见到的论点。例如，在10x Genomics诉Nanostring案（2024年2月26日上诉法院判决）中，专利权人在口头听证会上提出了修改请求。法院对此进行了详细的审查，主要考量了两个因素：

1. 新的请求是否有足够的理由在书面程序中未能提交；

2. 新的请求是否会延长诉讼程序或对另一方当事人造成不公平影响。

根据该案，法院认定如果专利权人能够证明该请求是基于新的发展或之前无法预见的情况，法院可以根据具体案情接纳请求。然而，如果请求的提出仅仅是为了增加对方当事人的诉讼负担或延迟程序，法院则可能会拒绝这些请求。

上诉程序中的辅助请求

在上诉程序中，提出新的辅助请求通常更加严格。根据UPC程序规则第222条第2款以及UPCA第73条第4款的规定：

原则上，不应在上诉法院之前提出新的请求、事实或证据。

这意味着上诉法院在审理案件时，通常只会审查在初审法院已经提交的请求。新的请求只有在特殊情况下才会被接纳，这要求专利权人解释为何该请求在初审中未能提出。此外，法院在审查新的辅助请求时，会特别关注其是否可以合理地在初审法院之前提出。例如，在Meril诉Edwards Lifesciences案（2024年4月30日巴黎中央分庭）中，法院强调了及时性的重要性。如果新的辅助请求可以合理地在初审中提出，而专利权人没有及时行动，则该请求可能会被视为不可受理。

另外，法院还会根据两个关键因素来判断新的辅助请求是否被接纳：

1. 相关性：新的辅助请求是否对上诉案件的核心问题有直接影响。请求的相关性是法院在上诉阶段考量的重要标准。

2. 对方当事人的立场：在审理新的请求时，法院会充分考虑另一方当事人的意见。如果新的请求显著增加了对方当事人的诉讼负担或影响程序的公平性，法院有可能拒绝该请求。

在Panasonic诉OPPO案和Panasonic诉小米案（2024年6月27日、7月4日，曼海姆地方法院）中，法院还强调了新的修改请求是否有必要在较早阶段提出。如果这些请求可以早在无效原告提交论点时提出，但专利权人未能及时提出，则这些新的请求可能会被拒绝。

辅助请求提交时的平衡测试

法院在决定是否接纳迟交的辅助请求时，通常会进行“平衡测试”，以确保程序的公正性和效率。该测试评估以下几个关键因素：

• 提交时机：新的辅助请求是否可以在早期阶段提出？如果专利权人未能及时提交请求，是否有合理解释？

• 程序效率：新的辅助请求是否会延迟诉讼程序，导致程序效率降低？如果请求被接纳，是否会对另一方造成不公平的程序负担？

• 请求的合理性：新提出的请求是否与案件核心问题直接相关，是否能够显著影响案件结果？

例如，在10x Genomics诉Nanostring案中，法院通过权衡专利权人提出的新请求对程序效率的影响，最终决定接纳这些请求，认为其有助于解决案件中的关键问题。而在Meril Italy诉Edwards Lifesciences案中，法院则认定仅仅为了在不同程序中对修改进行一致化，并不足以作为提交后续请求的合理理由。因此，法院拒绝了这些请求。

辅助请求的提交时机直接影响其在UPC诉讼中的可受理性。专利权人必须在诉讼的适当阶段及时提交辅助请求，并提供充分的理由说明为何未能在早期阶段提交新的请求。法院在接纳这些请求时，会根据程序效率、公正性以及各方当事人的利益进行平衡测试。特别是在口头听证会和上诉程序中，法院对迟交请求的审查尤为严格。因此，专利权人在提出辅助请求时，必须仔细规划时机，并确保请求与案件核心问题密切相关，以提高其被接纳的可能性。